Haus der Universität, Schadowplatz 14, 40212 Düsseldorf
23.01.19 18:00 - 21:00

Werkstattgespräch: Rechtliche Fragen des Verhältnisses von Gemeinschaftserfindern und gemeinsamen Patentinhabern

Werkstattgespräch: 23.01.2019, 18 Uhr, Haus der Universität

Rechtliche Fragen des Verhältnisses von Gemeinschaftserfindern und gemeinsamen Patentinhabern

Referent: Dr. Thomas Hirse, CMS Hasche Sigle, Düsseldorf

I. Am Mittwoch, den 23.01.2019, hielt Herr Dr. Thomas Hirse, Partner bei CMS Hasche Sigle in Düsseldorf, im Rahmen eines Werkstattgesprächs einen Vortrag zum Thema „Rechtliche Fragen des Verhältnisses von Gemeinschaftserfindern und gemeinsamen Patentinhabern“.

In seiner Einführung wies der Referent auf die Aktualität der Frage nach der Behandlung von Gemeinschaftserfindern in der Beratungspraxis hin. Es gebe zwar bereits einige gerichtliche Entscheidungen, allerdings passten diese nicht auf jeden Einzelfall.

II. Zu Beginn erläuterte Herr Dr. Hirse den Begriff der Erfindergemeinschaft und deren Grundlagen. Ausgangspunkt sei zunächst § 6 S. 1 PatG (bzw. Art. 6 Abs. 1 S. 1 EPÜ). Dieser knüpfe an die Person des Erfinders an, welcher das Recht auf das Patent innehabe (sog. Erfinderprinzip). Das allgemeine Erfinderrecht beinhalte zum einen das Erfinderpersönlichkeitsrecht, zum anderen das Recht auf das Patent als vermögensrechtliche Seite. Übertrage ein Inhaber sein Erfinderrecht auf mehrere Rechtsnachfolger, entstehe bereits ein Mehrpersonenverhältnis in Form einer „abgeleiteten“ Inhaberschaft.

Den Fall einer originären Inhabergemeinschaft mehrerer Erfinder regele § 6 S. 2 PatG (mangels Entsprechung im EPÜ finde dieser auch Anwendung auf europäische Patente). In diesem Zusammenhang müsse das Erfinderrecht vom Erfindungsbesitz abgegrenzt werden. Ersteres entstehe mit dem Schöpfungsakt als Realakt, letzterer beschreibe hingegen den tatsächlichen Zustand, der die Benutzung der objektiv fertigen Erfindung ermögliche. Dafür sei erforderlich, dass die Erfindung objektiv fertig sei und auch subjektiv vom Erfinder als fertig erkannt werde. Der Erfindungsbesitz bestehe losgelöst von der materiellen Berechtigung an der Erfindung. Im Falle einer widerrechtlichen Entnahme könnten aber Ansprüche aus §§ 7 Abs. 2, 8, 21 Abs. 1 Nr. 3 und 22 Abs. 1 PatG geltend gemacht werden. Bei berechtigtem Erfindungsbesitz bestehe zusätzlich ein Vorbenutzungsrecht aus § 12 PatG.

Im weiteren Verlauf seines Vortrags grenzte Herr Dr. Hirse das Erfinderpersönlichkeitsrecht vom Recht an der Erfindung ab. Ersteres umschreibe die persönlichkeitsrechtliche Seite des allgemeinen Erfinderrechts. Es sei nicht übertragbar oder teilbar. Seine Grundlage erfahre das Erfinderpersönlichkeitsrecht im Allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG) und sei folglich als sonstiges absolutes Recht im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB anerkannt. Die Wirkung des Erfinderpersönlichkeitsrechts erstrecke sich über das Erlöschen eines Patents und über die Patentanmeldung hinaus fort. Das Recht an der Erfindung sei ein unvollkommenes Recht. Als echtes Vermögensrecht sei dieses von Art. 14 GG (eigentumsähnliches Recht) geschützt. Auch das Recht an der Erfindung gelte als sonstiges absolutes Recht im Rahmen des § 823 Abs. 1 BGB. Weiterer vermögensrechtlicher Schutz bestehe über § 812 BGB.

Im Anschluss daran hob Herr Dr. Hirse hervor, dass die Rechtsposition, die sich aus einer Patentanmeldung ergebe, mit einem prozessualen Anspruch auf Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 PatG), einem Prioritätsrecht für Nachanmeldungen (Art. 87 Abs. 1 EPÜ) sowie einem Entschädigungsanspruch (§ 33 PatG) einhergehe. 

Zuletzt fokussierte sich der Referent noch einmal auf den Begriff „gemeinschaftlich“ in § 6 Abs. 2 PatG. Umfasst seien davon ausschließlich Personen, die zum Erkennen einer nicht naheliegenden technischen Lehre einen geistigen Beitrag leisteten. Des Weiteren müsse eine selbständige geistige Mitarbeit bzw. ein schöpferischer Anteil geleistet werden, ohne dass der Beitrag selbst und allein erfinderisch sei (BGH GRUR 1978, 583 ­– Motorkettensäge) oder Niederschlag in den Patentansprüchen gefunden haben müsse (BGH GRUR 2011, 903 – Atemgasdrucksteuerung). Auch gelte in diesem Zusammenhang eine Wesentlichkeitsgrenze (BGH NJW-RR 1995, 696 – Gummielastische Masse). Aus diesen Kriterien ergebe sich, dass etwa ein Erfindergehilfe oder Bereitsteller tatsächlicher Voraussetzungen nicht als Erfinder klassifiziert werden könne. Auch auf einen Aufgabensteller treffe dies zu, wenn dieser nicht bereits den Lösungsweg vorgegeben habe (BGH GRUR 1971, 210 – Wildverbißverhinderung). Schließlich müsse die Erfindergemeinschaft von der Doppel- bzw. Parallelerfindung abgegrenzt werden. Dabei hätten nach § 6 S. 3 PatG mehrere Einzelpersonen unabhängig voneinander dieselbe Erfindung gemacht.

III. Seinen zweiten Schwerpunkt setzte Herr Dr. Hirse bei der Frage, ob es sich bei der Erfindergemeinschaft um eine Bruchteils- oder Gesamthandsgemeinschaft handele, mit der Folge, dass deren Recht Anwendung fände. Hierzu verwies er noch einmal auf den einzigen Anhaltspunkt: § 6 S. 2 PatG. Grundsätzlich sei eine Teilung des Rechts auf das Patent nicht möglich, was sich aus der Begriffsdefinition „gemeinschaftlich“ ergebe. Vertragliche Vereinbarungen, die voneinander abtrennbare Aspekte einer Erfindung in mehrere Patentanmeldungen aufteilen sollten, seien aber ­in der Praxis – insbesondere vermehrt im pharmazeutischen Bereich – verbreitet.

Als übertragbares Recht könne das Erfinderrecht auch nachträglich ein gemeinschaftliches Recht werden, etwa durch Einräumung einer Mitberechtigung, Übertragung auf mehrere Personen oder Beerbung durch mehrere Personen. Auch bei einem originär gemeinschaftlichen Recht könnten sich die Beteiligungsverhältnisse durch Ausscheiden oder Hinzutreten von Mitinhabern verändern. Zu beachten sei aber, dass das Erfinderpersönlichkeitsrecht trotz Verfügungen über die vermögensrechtliche Seite des Erfinderrechts stets beim Erfinder verbleibe.

Aufgrund der fehlenden speziellen Regelung für die Erfindergemeinschaft werde im deutschen Recht auf allgemeine Vorschriften zu Mehrpersonen-Konstellationen zurückgegriffen. In Betracht kämen dafür die Normen zur Gesamthandsgemeinschaft (insbesondere die Gesellschaft, §§ 705 ff. BGB), wonach der Miterfinder wegen § 719 BGB nicht selbst über seinen Anteil verfügen könne. Auf der anderen Seite könnten die Regelungen zur Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) anwendbar sein. Das hätte zur Folge, dass jeder Miterfinder selbst über seinen Anteil verfügen könnte. Ausgangspunkt sei § 741 BGB. Hiernach sei von einer Bruchteilsgemeinschaft auszugehen, sofern sich aus dem Gesetz nichts Anderes ergebe. Eine Analogie zu § 8 Abs. 2 S. 1 1. Hs. UrhG trage hier nicht, da dieser auf den stärkeren persönlichkeitsrechtlichen Einschlag des Urheberrechts zugeschnitten sei.

Auf den ersten Blick könne im Einzelfall durchaus eine Gesellschaft i.S.v. § 705 ff. BGB angenommen werden, zumal der Gesellschaftsvertrag formlos abgeschlossen werden könne. Der gemeinsame Zweck könne darin gesehen werden, dass sich die Erfinder zusammenschließen, um die Lösung einer Aufgabe zu finden. Allerdings sah Herr Dr. Hirse eine Kollision mit dem Erfinderprinzip aus § 6 S. 1 PatG. Dieses besage, dass wegen des intellektuellen Schöpfungsaktes allein ein Mensch Erfinder sein könne, hingegen keine Gesellschaft. Folglich erhalte originär der Erfinder das Erfinderrecht. Die Gesellschaft könne nur im zweiten Schritt – bspw. durch Vorausabtretung – in die Rechtsposition eintreten. Dafür sei allerdings ein eindeutiger Rechtsübertragungswille erforderlich, der aber nicht ohne Weiteres festgestellt werden könne. Deshalb zog der Referent das Zwischenfazit, dass aufgrund fehlender spezieller Normen in der Regel diejenigen der Bruchteilsgemeinschaft auf die Erfindergemeinschaft anwendbar seien.

IV. Im Folgenden gab Herr Dr. Hirse einen Überblick über die Bruchteilsgemeinschaft. Jeder Teilhaber habe einen ideellen Anteil an dem gemeinschaftlichen Recht, d.h. es erfolge keine Unterteilung nach erfinderischen Beiträgen, Merkmalen der Erfindungen oder einzelnen Schutzansprüchen. Soweit der tatsächliche Miterfinderanteil nicht bestimmt werden könne, kämen jedem Teilhaber im Zweifel über § 742 BGB gleich große Anteile zu. Entsprechend dieser Anteile würden über § 743 Abs. 1 BGB auch die Früchte (bspw. Lizenzeinnahmen oder Entschädigungszahlungen) verteilt. Anzumerken sei, dass bei der Anwendung der Vorschriften auf die Erfindergemeinschaft Anpassungen vorgenommen werden müssten, um die Besonderheiten bei Erfindungen abzubilden. Dafür ließen die Vorschriften genug Raum.

Im Rahmen der Verwaltung seien u.a. Schutzrechtsanmeldungen, Lizenzvergaben, Vorgehen gegen Geheimnisverletzung, gegen widerrechtliche Anmeldungen und gegen Verletzungen sowie die Aufrechterhaltung eines Schutzrechts relevant. Diese unterlägen der gemeinschaftlichen Verwaltung nach § 744 Abs. 1 BGB. Eine Verwaltungsmaßnahme könne über § 745 Abs. 1 BGB durch Mehrheitsbeschluss erfolgen (Minderheitenschutz: § 745 Abs.  3 BGB). Außerdem sei für mögliche Ausgleichansprüche jeder Teilhaber subsidiär dazu berechtigt, eine den Interessen aller nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung zu verlangen, vgl. § 745 Abs. 2 BGB. Ausnahmsweise sei über § 744 Abs. 2 BGB jeder Teilhaber ohne Zustimmung der anderen zur Vornahme notwendiger Maßnahmen zur Erhaltung berechtigt. Ein Verstoß gegen diesen Regelungsrahmen führe zu einem Schadensersatzanspruch zwischen den Teilhabern, zumal die im Innenverhältnis geltenden § 742 ff. BGB ein gesetzliches Schuldverhältnis begründeten.

Die anderen Teilhaber seien dazu verpflichtet, beschlossene Verwaltungsmaßnahmen zu ermöglichen (§ 745 Abs. 1 BGB) und notwendige Erhaltungsmaßnahmen zu dulden (§ 744 Abs. 2 BGB). Bei einer beschlossenen Verwaltungsmaßnahme sei dabei von einer konkludenten Bevollmächtigung im Außenverhältnis auszugehen. Des Weiteren könne jeder Teilhaber bei einer Schutzrechtsverletzung auf Unterlassung und Schadensersatz an alle klagen. Ggf. seien dabei als Grenze die §§ 242, 241 Abs. 2 BGB zu berücksichtigen.

Daran anschließend erläuterte der Referent die Schutzrechtsanmeldung als konkrete Verwaltungsmaßnahme. Die Teilhaber müssten sich darüber einigen, ob sie das Schutzrecht anmelden oder geheim halten wollten. Grundsätzlich stelle die Anmeldung im Namen aller Teilhaber die ordnungsmäßige Verwaltungsmaßnahme dar. Selbst bei Vorliegen von Dissens über die Anmeldung dürfe ein Teilhaber nach § 744 Abs. 2 BGB allein eine Anmeldung vornehmen, wenn er etwa einem Wettbewerber zuvorkommen wolle. Die herrschende Meinung gehe davon aus, dass diese Schutzrechtsanmeldung grundsätzlich im Namen aller Teilhaber vorgenommen werden müsse. Sie begründe ihre Ansicht damit, dass die Anmeldung eines Teilhabers für sich selbst meist nicht ordnungsgemäß sei.

Einen weiteren Fokus setze Herr Dr. Hirse auf Benutzung und Ausgleichszahlungen der Teilhaber. Grundsätzlich gelte, dass jeder Teilhaber über § 743 Abs. 2 BGB zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands/Rechts insoweit berechtigt sei, als nicht der Mitgebrauch der anderen Teilhaber beeinträchtigt werde. Der Referent warf das Problem auf, dass einzelne Teilhaber die Erfindung aus tatsächlichen Gründen nicht nutzen könnten. Hier stelle sich die Frage, ob aufgrund eines ausgeprägten Missverhältnisses in der Nutzung eine Ausgleichspflicht bestehe. Die herrschende Meinung lehne eine solche ab, da ein Nutzen in den eigenen Grenzen zulässig sein müsse. Andere wiederum verlangten einen Ausgleich, um den wirtschaftlichen Wert der Erfindung tatsächlich auf die Teilhaber zu verteilen. Dabei interpretierten sie den Begriff der Früchte – entgegen der Definition des § 99 BGB – extensiv. Der BGH habe Ausgleichansprüche nicht generell ausgeschlossen. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Teilhaber eine Zulässigkeit mehrheitlich vereinbart hätten oder der Betroffene einen Anspruch aus § 745 Abs. 2 BGB geltend gemacht habe. Außerdem müsse der betroffene Teilhaber den anderen mit einem Schreiben zur Ausgleichszahlung aufgefordert haben (BGH – Gummielastische Masse). Im Einzelfall würde geprüft, ob ein Ausgleichsanspruch im Rahmen der Billigkeit angemessen und erforderlich sei. Dabei stelle die Anteilsgröße nicht das alleinige oder nicht einmal ein maßgebliches Kriterium dar (BGH GRUR 2009, 657 – Blendschutzbehang). Ein Ausgleich nach Lizenzanalogie sei generell als angemessen anzusehen. Lediglich bei einer nicht rechtmäßigen Anmeldung im Namen eines Teilhabers bestünden Ansprüche nach § 280 Abs. 1 BGB oder § 823 Abs. 1 BGB.

Verfügen könne grundsätzlich jeder Teilhaber über seinen Anteil, vgl. § 747 S. 1 BGB. Aus diesem Grund könne es geboten sein, ein vertragliches Vorkaufsrecht zu vereinbaren. Anderenfalls könne man in Einzelfällen ein solches aus dem Gesetz ableiten. Es entstehe bei Erwerb des Gebrauchsrechts aber keine Vervielfältigung. Der Erwerber rücke über § 746 BGB in die Rechtsposition des Veräußerers ein. Verfügungen über das gemeinschaftliche Vermögen seien mit Zustimmung aller zulässig. Auch die Lizenzierung stelle eine Verfügung dar. Die Einräumung entfalte aber keine Wirkung gegenüber nicht zustimmenden Teilhabern.

Abschließend befasste sich Herr Dr. Hirse mit der Aufhebung der Bruchteilsgemeinschaft. Diese dürfe über § 749 Abs. 1 BGB jederzeit erfolgen, wobei ggf. die §§ 242, 241 Abs. 2 BGB beachtet werden müssten. Die Aufhebung selbst könne durch Verkauf und Teilung des Erlöses (§ 753 Abs. 1 S. 1 BGB) erfolgen. Wenn ein Verkauf an einen Dritten im Einzelfall unstatthaft wäre, dürfe dieser über § 753 Abs. 1 S. 2 BGB nur unter den Teilhabern erfolgen.

V. Zuletzt berichtete Herr Dr. Hirse von zwei Fällen aus der Praxis. Im ersten Fall setzte er den Fokus auf Haupt- und Unterlizenzen, im zweiten Fall auf das Prioritätsrecht bei Anmeldung und Nachmeldung von Patenten. Im Anschluss an den Vortrag ergaben sich Rückfragen zur Patentanmeldung und zur Vergabe von Lizenzen.

Wiss. HK Ann-Christin Uhl

Haus der Universität, Raum 4a, 3. OG, Schadowplatz 14, 40212 Düsseldorf

Das nächste Werkstattgespräch wird am Mittwoch, 10. April 2019, um 18:00 Uhr stattfinden.

Haus der Universität, Schadowplatz 14, 40212 Düsseldorf

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